以設計專利權人之產品為範本所設計出的產品，是否會侵害設計專利權?

小綠導讀

設計專利保護的是「產品」的外觀，但專利範圍的解釋卻是以「設計圖式」為主。倘若有人刻意向設計專利權人的「產品」致敬，而設計出相似度高的產品，這樣會侵害設計專利權嗎?

此判決中CAFC講到一個重要的概念是「一般觀察者測試法要求事實發現者去比對整體設計的相似性，而不是單獨比對裝飾性特徵的相似性。基於一般觀察者測試法，法院必須考量裝飾性特徵與分析這些裝飾性特徵如何影響整體設計。」

先講結論，這起訴訟CAFC認為致敬的公司並沒有侵害設計專利權喔~~~

ISSUE

以設計專利權人之產品為範本所設計出的產品，是否會侵害設計專利權?

FACTS

• Lanard 為設計專利D671,167(以下簡稱’167專利)之專利權人。
• 2011年，Lanard將產品Lanard Chalk Pencil賣給經銷商Dolgencorp，
• 2012年，Lanard將產品Lanard Chalk Pencil賣給大型玩具零售商Toys “R” Us-Delaware(簡稱”TRU”)。
• 2012年，Ja-Ru公司以Lanard Chalk Pencil為範本設計產品。
• 2013年，Dolgencorp與TRU停止向Lanard訂貨，而開始訂購與銷售Ja-Ru的產品。
• 2014年，Lanard以(1)侵害著作權、(2)侵害設計專利權、(3)侵害商品外觀(trade dress)、(4)不公平競爭向地院對Dolgencorp、TRU與Ja-Ru起訴，地院判上述四者都不成立，因此Lanard向CAFC提起上訴。
• 下列文章僅摘錄CAFC對設計專利權有關之決定。

RULES

• 設計專利侵權的二階段檢測法(two-part test)

1.解釋請求項以決定其意義與範圍

2.比較被告之設計與解釋後的專利範圍。

• 一般觀察者測試法(ordinary observer test)，以一般觀察者於購買時所給予之注意，當購買被告產品時會誤以為買了專利設計，則兩者為實質相同，才算侵權。
• 設計專利侵權分析必須是將被控侵權品與取得專利權的設計來做比對，而不是跟專利權人的商品做比對。

APPLY RULES TO FACTS

上訴人(設計專利權人/原告) Lanard主張

A.解釋專利範圍時，地院錯誤地將設計專利中具功能性及缺少新穎性的元件排除。

B. 進行比對時，地院錯誤地將元件一一比對，而不是整體比對。

C.評估侵權時，地院錯誤地利用已廢棄的新穎特徵(point of novelty)檢測法。

CAFC認為

A-1. 解釋專利範圍時，以設計圖式為主，然而區分圖式中哪些部份是裝飾性的，哪些部份是功能性的也是有幫助的。當設計中同時包含功能性與非功能性特徵時，專利範圍的解釋基於非功能性的特徵。

A-2. 地院依據設計圖式解釋專利範圍時，考慮功能性特徵以及因書寫目的所需要的特徵，並特別辨識出功能性元件的裝飾性部分。CAFC同意地院看法。

A-3. 地院認為’167專利的整體外觀與先前技藝的差異，僅在於每個元件間的精確比例、套圈的尺寸與裝飾，以及錐體末端的尺寸與形狀，因此地院不同意原告將粉筆夾的功能也列做與先前技藝的差異。CAFC同意地院看法。

B-1. 地院利用一般觀察者測試法比對’167專利與被控侵權Ja-Ru的產品。地院認為’167專利與先前技藝非常相似，因此一般觀察者會將注意力放在與先前技藝不同之處，因此不會認為’167專利與被控侵權Ja-Ru的產品是相同的。

B-2. CAFC認為一般觀察者測試法要求事實發現者去比對整體設計的相似性，而不是單獨比對裝飾性特徵的相似性。基於一般觀察者測試法，法院必須考量裝飾性特徵與分析這些裝飾性特徵如何影響整體設計。此案中地院就是如此進行。

C.  所謂的新穎特徵檢測法是專利權人必須去證明專利設計與被控侵權品間之差異，也是專利設計與先前技藝間之差異。CAFC認為新穎特徵檢測法已被廢棄。當系爭設計與先前技藝很接近時，在一般觀察者的眼中，被控侵權品與系爭設計的差異就要變得重要。

CONCLUSIONS

CAFC維持地院判決，亦即三名被告均不侵害原告/上訴人Lanard之設計專利權。